Artículo 253.2 LSC; cuando falta la firma de algún administrador en la formulación de las cuentas anuales

Como muchos ya sabéis las cuentas anuales se someten a un proceso de elaboración, aprobación y revisión en el que intervienen los órganos sociales de la sociedad: el órgano de administración, encargado de su formulación (253 LSC); y la Junta General, encargado de la aprobación definitiva (272 LSC).

La Ley de Sociedades de Capital en su artículo 253, impone a los administradores la obligación de formular las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, introduciendo una dimensión temporal: “en el plazo máximo de tres meses contados a partir del cierre del ejercicio social”. Por lo tanto, el encargado de formular y firmar las cuentas es el órgano de administración, quien tiene conferida la gestión de la sociedad. Sin embargo, ¿cómo afectaría la ausencia de firma de algún administrador a la validez de la aprobación de las cuentas anuales?

Del deber de firmar las cuentas anuales nos habla también el artículo 253 LSC en su apartado segundo, añadiendo que “si faltare la firma de alguno de ellos se señalará en cada uno de los documentos en que falte, con expresa indicación de la causa”.

De estos preceptos concluimos que la falta de firma por el administrador supone el incumplimiento de una obligación legal, de la que puede derivar una responsabilidad civil por daños causados. Sin embargo, esta responsabilidad podría exonerarse analizando la causa que justifica la ausencia de la firma, de ahí que el legislador exija que dicha causa conste en cada documento en el que falte la firma.

Así afirman las sentencias de la Audiencia Provincial de Las Palmas de 11 de julio de 2005, de Audiencia Provincial de Alicante de 25 de mayo de 2005 y de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife de 28 de febrero de 2003,  que la prescripción legal de la firma por los administradores de la sociedad “no se trata de un mero requisito formal” y se entiende que con la exigencia en caso de omisión de la firma, la expresión de la causa de tal falta “se está evidenciado que, para el legislador, nos encontramos ante documentos de la mayor trascendencia en la vida de la sociedad, para los que demanda la firma, no solamente con fines de mera autenticidad, sino de implicación absoluta de los firmantes con tales documentos integrantes de las cuentas, que forman una unidad y deben tener el efecto señalado en el art. 172.2 de la misma LSA (actual 254 LSC), dando opción a los administradores de salvar su responsabilidad e incluso de solicitar la disolución. En segundo lugar, porque debe existir una identidad formal y material entre tales documentos del art. 171 de la LSA (actual 253 LSC), y los que se entreguen a los socios -art, 212 (actual 272 LSC)-, los que se ofrezcan a los auditores -en su caso-, los que deba aprobar la junta, y los que se hayan de depositar en el Registro Mercantil -art, 218 LSA (actual 279 LSC)”

La DGRN también analiza esta cuestión en su resolución de 17 de diciembre de 2012 dejando abierta la posibilidad de que falte la firma de aquellos administradores que estén disconformes con las cuentas anuales o con el informe de gestión. Eso sí, lo que el centro directivo indica en esa resolución es que, en ese caso, la certificación que debe depositarse en el Registro Mercantil debe hacer constar expresamente tanto la identidad del administrador cuya firma falta, como la causa de esa ausencia, ya que se “exige la firma, no solamente con fines de mera autenticidad, sino también de implicación absoluta con tales documentos. Y así, la identificación de la causa adquiere sentido si se relaciona con la identidad de los administradores que se abstuvieron de firmar, porque permite conocer si con esta omisión pretendieron salvar su responsabilidad o, por el contrario, fue originada por circunstancias o motivos ajenos a la propia marcha de la sociedad y a su forma de llevar la contabilidad“.

Además, alega la doctrina jurisprudencial contenida en la STS de 9 de mayo de 2.005 que “la falta de firma es un defecto subsanable” y acerca de la obligación de los administradores de la sociedad de firmar las cuentas sociales, recuerda que esa firma debe hacerse dos veces, una cuando se formulan las cuentas (artículo 37 C. Comercio) como asunción de su contenido como concreción del deber genérico de rendición de cuentas que incumbe a todo administrador, y otra cuando resulta aprobada por la junta general, dado que dicho requisito se precisa para proceder al depósito en el Registro Mercantil. En un primer momento se da una infracción de las normas, pero en uno posterior se produce la subsanación del vicio apreciado, y lo considera subsanado con cita de la STS de 9 de mayo de 2.005, argumentando que no existió ni manipulación ni tergiversación de la realidad contable y se subsanó el defecto formal sin alteración del contenido esencial de la contabilidad, de modo que no causa perjuicio ni a la sociedad ni a los socios, ni a terceros, y, por lo tanto, es un defecto subsanable que ha sido subsanado.

En conclusión, en lo que respecta a la formulación de las cuentas anuales, la falta de firma de algún administrador no vulneraría la legalidad del acuerdo de formulación siempre y cuando se cumpliesen los requisitos del artículo 253.2 LSC (que en cada uno de los documentos donde falta la firma del administrador conste su identidad y la causa de esa ausencia). Por otro lado, tampoco supone un perjuicio para la aprobación de dichas cuentas por la Junta General, pues se trata de un defecto que, precisamente, puede ser subsanado por ésta.

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Artículo 240 LSC; los acreedores y la acción social de responsabilidad

¿Nos echabais de menos? ¡Ya estamos de vuelta! Como ya veníamos anunciando en nuestro post de introducción a la responsabilidad en la LSC, en ATULAWDO desgranaremos todos y cada uno de sus artículos. Así que… ¡Bingo! Como somos unos chicos muy responsables, de responsabilidad tratará el artículo de hoy.En concreto, de la acción social de responsabilidad ejercitada por los acreedores. ¿Comenzamos?

Los acreedores de la sociedad podrán ejercitar la acción social de responsabilidad contra los administradores cuando no haya sido ejercitada por la sociedad o sus socios, siempre que el patrimonio social resulte insuficiente para la satisfacción de sus créditos”. Así predica el artículo 240 LSC. Lo primero que salta a la vista es que al igual que los socios, los acreedores están legitimados de manera subsidiaria para el ejercicio de la acción social de responsabilidad frente a los administradores. Sin embargo, nos surgen algunas dudas en torno a esta facultad, como (i) el momento a partir del cual se puede ejercer la acción (ii) saber si están todos los acreedores legitimados, o (iii) averiguar si opera esta facultad de la misma manera que lo hacía para los socios.

Pese a que a priori el precepto legal nos puede parecer suficientemente claro, en la práctica debemos tener en cuenta que, a diferencia de la acción individual, la acción social tiene por objeto restablecer el patrimonio de la sociedad (SSTS de 4 de noviembre de 1991, 29 de marzo de 2004 y 22 de marzo de 2006) y se funda en la ejecución por el administrador o administradores de una conducta, positiva u omisiva, en el ejercicio de su cargo que comporte una lesión para el patrimonio social y tenga carácter antijurídico, por ser contraria a la ley o a los estatutos o consistir en el incumplimiento de los deberes impuestos legalmente a los administradores (STS 22 de marzo de 2006), siempre que hubiese mediado un nexo causal entre la conducta ilícita de éstos y el daño sufrido por la entidad administrada (SSTS de 23 de febrero de 2004 y 21 de febrero de 2007). Por tanto, y tal como ha afirmado la AP de Madrid en su Sentencia de 20 de octubre de 2005, “esta acción social se puede ejercitar por los acreedores de la sociedad, pero su resultado no va a ser el pago del crédito al acreedor, sino el restablecimiento del patrimonio de la sociedad”.

La legitimación subsidiaria de los acreedores para ejercer la acción social esta condicionada a:

1. Que haya una doble pasividad de los legitimados preferentes: La legitimación subsidiaria no implica otra cosa que el hecho de que los acreedores sustituyan a la sociedad en el ejercicio de la acción, cuando ésta no la hubiera ejercitado, promoviendo la reconstitución del patrimonio social afectado por los actos u omisiones del administrador. En este sentido dice la AP Madrid en su Sentencia de 5 de diciembre de 2012, que “los acreedores pueden ejercitar la acción, en determinadas circunstancias, cuando la misma no haya sido ejercitada por la sociedad o por los accionistas es precisamente porque su legitimación concurre con la de aquellos mientras ninguno hubiera actuado. Y en ese caso también ostentan los acreedores una legitimación por sustitución, sustitución que opera respecto de la sociedad, mientras ni ésta ni los que primero son llamados a sustituirla”. Se pone de manifiesto así que el legislador coloca en un distinto plano al socio, a quien primariamente corresponde el ejercicio de la acción social, y al acreedor, al que se otorga una legitimación por sustitución (TSJ Navarra 19 de febrero de 2003).

Este concepto de subsidiariedad implica que la legitimación subsidiaria no pueda concurrir con la de la sociedad, afirma la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de febrero de 2007. Esta consecuencia deriva de que la acción es única: como resulta lógico, no puede admitirse que se inicien dos procedimientos de ejercicio de la misma acción por dos sujetos distintos. Además, la sociedad no pierde la titularidad de la acción por el hecho de que la ejerzan los acreedores y aunque el acreedor tiene legitimación individual, nada impide que varios acreedores puedan ejercitar este derecho conjuntamente.

Respecto a las circunstancias que deben darse para estimar una falta de ejercicio por parte de la sociedad o los socios y el plazo para entablar la acción no quedan claras. Sin embargo, se ha venido exigiendo que se hayan dado los presupuestos que abren las legitimaciones anteriores y de que ello no hubiere derivado ejercicio efectivo de la acción. Por tanto, se “establece el plazo de un mes desde la adopción del acuerdo para que la sociedad ejercite la acción social de responsabilidad. Si en ese periodo no lo hace, renuncia a su ejercicio y entra en juego la primera legitimación subsidiaria, que corresponde a los socios minoritarios. El transcurso del plazo de un mes se equipara a la adopción de un acuerdo negativo sobre el ejercicio de la acción de responsabilidad. Y por analogía hay que entender que los acreedores están legitimados para el ejercicio de dicha acción una vez transcurrido el plazo de un mes desde que los accionistas pudieron ejercitar la acción social de responsabilidad  y no lo hicieron” (AP Madrid, Sección 28ª, S de 5 Dic. 2012)

Entonces, ¿podemos considerar, visto todo lo anterior, que la legitimación de los acreedores es igual a la de los socios? Pese a que inicialmente pueda parecer que sea así, hay una diferencia importante respecto de la legitimación social: mientras a éstos se les concede en tanto que son minoría, aquí se le concede a los acreedores genéricamente, lo que quiere decir que cada acreedor está legitimado, con independencia del origen, cuantía, carácter y demás características de su crédito, siempre que sea acreedor de la sociedad y demuestre la existencia de su crédito.

2. Insuficiencia de patrimonio social para la satisfacción de los créditos: de este segundo requisito exigido por la ley, aclarar que al ejercer la acción en nombre de la sociedad, se trata de los créditos de la sociedad en su conjunto. Por tanto, la insuficiencia patrimonial se manifestaría en iniciativas previas y frustradas del cobro de créditos por parte de los acreedores, sin encontrar bienes libres suficientes, no en una simple mora de la sociedad en el cumplimiento de sus obligaciones. De esta forma, el la STS de 20 de junio de 2013 afirma que “dada la función de garantía que el patrimonio social tiene para el acreedor, el quebranto patrimonial provocado por la conducta ilícita del administrador supone la disminución, o incluso la desaparición, de esa garantía frente a terceros como los acreedores” y que ha de tratarse de “un acuerdo que amenace gravemente la garantía de los créditos”. Además, esta legitimación no le da al acreedor que la ejercite preferencia para recibir el importe de su crédito, pese a que con su ejercicio haya contribuido a la restauración del patrimonio social.

Finalmente, ¿cómo opera esta acción de responsabilidad en el marco de un concurso de acreedores donde el interés en la reaparición del patrimonio es mayor? El artículo 48 LC nos da la respuesta a esta pregunta, añadiendo esta misma legitimación pero configurándola como directa o inmediata, sin necesidad de que concurra el presupuesto de doble pasividad de socios y sociedad.

Deseamos que la espera haya valido la pena. Intentaremos estar pronto de nuevo con vosotros, pues vuestra vida jurídica seguro que nunca volverá a ser la misma sin ATULAWDO. ¡Feliz semana!

Artículo 363 LSC; la paralización de los órganos sociales

La semana pasada, mientras estudiábamos los preceptos a los que debíamos acogernos para poder pedir la disolución judicial de una sociedad, pusimos someramente nuestra atención sobre lo que la Ley llama “paralización de órganos sociales”. Las preguntas inmediatas y lógicas fueron: ¿qué significa esto y qué lo genera?
Para ubicarnos legalmente, nos remontaremos al artículo 363 de la LSC, que establece como causa de disolución, entre otros casos, “(…) 4. La paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento“. Y así, volviendo a la cuestión principal, ¿cuándo consideraremos que el órgano social de una sociedad está impedido? No esperéis una respuesta exacta, absoluta y general a esta pregunta, ya que la casuística de las diversas situaciones con las que nos podemos encontrar lo hacen imposible. Sin embargo, antes de que el desánimo os impulse a cerrar el blog, os vamos a señalar los puntos a tener en cuenta principalmente:

  1. Órganos sociales susceptibles de sufrir dicha paralización: podríamos iniciar un debate interesantísimo, sobre el que ya hay vasta literatura, sobre cuál es el verdadero órgano social de una empresa, sobre dónde se toman efectivamente las decisiones en una compañía, sobre quién, en resumidas cuentas, tiene el poder y el control en una sociedad. Pues en principio, y aunque el precepto induzca a confusión al referirse a “órganos” en plural, se exige que la paralización afecte a la Junta General. En este sentido se pronuncian sentencias como la SAP Barcelona de 30 de abril de 2009, afirmando que “aunque se mencione en plural a los órganos sociales, propiamente es la paralizacióN de la Junta de socios, derivada de la imposibilidad de adoptar acuerdos sociales, la que puede provocar esta causa de disolución”. Por lo tanto, ¿qué pasa si estamos ante una paralización del órgano de administración? La regla general es que no se puede alegar una paralización en el órgano de administración como causa de disolución, porque “en definitiva, la eventual, la eventual inactividad del órgano de administración siempre puede ser eliminada por el órgano deliberante, que es a quien corresponde la facultad de nombrar y cesar a los administradores. Si la junta no es capaz de terminar con las dificultades operativas del órgano de administración, habrá que estimar que la paralización afecta, en realidad, a la junta general” (SAP Salamanca de 25 de noviembre de 2002). No obstante, toda regla general tiene sus excepciones, y en este caso la encontramos en aquellas circunstancias cuando la sociedad está formada por socios a partes iguales, los cuales son también administradores mancomunados y existe un enfrentamiento radical entre ellos, de forma que es imposible tomar ningún tipo de decisión, quedando así paralizado el órgano de administración (STS 25 de julio 1995, 7 de abril de 2000, 20 de julio de 2002, 4 de noviembre de 2000 y 11 de mayo de 2006, entre otras). “En cualquier caso, en el presente caso, al existir dos administradores mancomunados, y en contra del criterio de la parte demandada, podría darse también una paralización del órgano de administración, al no ser posible el consenso de ambos, dado que la relación es difícil, pues cada uno representa a uno de los socios” (Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Cádiz de 23 de abril de 2007). Aún así, habrán muchas voces que puedan seguir aduciendo que, en última instancia, la paralización sigue afectando aquí a la Junta.
  2. Requisitos de la “paralización”: resulta que no hay un mínimo de meses ni de años para que la sociedad inmovilizada incurra en esta causa de disolución. Lo que sí se deja claro en la jurisprudencia es que la paralización debe ser (i) definitiva, y significar, en última instancia, (ii) una imposibilidad de realizar el fin social. Como ejemplo, citar las siguientes sentencias: según la SAP Pontevedra de 4 de febrero de 2013, “viene a señalar la doctrina que para la apreciación de su concurrencia no basta cualquier dificultad en el funcionamiento de la sociedad sino que se requiere que la paralización sea de tal naturaleza que resulte imposible su desenvolvimiento, al punto de no deber reputarse causa de disolución la existencia de meras dificultades u obstáculos transitorios, superables o vencibles, y, por ende, susceptibles de determinar tan solo una paralización temporal de los órganos sociales de la entidad, sino que ha de tratarse de una imposibilidad persistente o permanente, que tenga carácter absoluto o definitivo”. Por su parte, la SAP Salamanca de 25 de noviembre de 2002 dispone que “ciertamente señala la doctrina que para que se pueda percibir la existencia de esta causa de disolución no es suficiente con que se produzca una paralización momentánea de los órganos sociales. El precepto es muy claro al establecer que la paralización de los órganos de la sociedad ha de, <<ser de tal naturaleza que resulta imposible su funcionamiento>>. Ha de tratarse, pues, de una paralización permanente e insuperable; en cierto modo, de una <<imposibilidad manifiesta de realizar el fin social>>.

Pese a esos pronunciamientos, basta con acreditar una enemistad o enfrentamiento manifiesto dentro del órgano social para que se constate la imposibilidad de funcionamiento de la sociedad, abocando a la misma a su disolución, ya que lo verdaderamente relevante es la situación objetiva de paralización. Apunta al respecto la SAP de Barcelona de 4 de diciembre de 2009, que “es necesario que esta situación se haya puesto de manifiesto de forma clara” y que “las circunstancias concurrentes pongan en evidencia que ello no es un hecho puntual sino que esta situación presumiblemente se prolongará en el tiempo”.
Otros supuestos subsumibles en esta causa de disolución serían (i) la imposibilidad de alcanzar el quórum de asistencia a la junta, por haber establecido los estatutos uno muy elevado; y (ii) la imposibilidad de alcanzar las mayorías establecidas para la adopción de los acuerdos sociales.
Por tanto, y pese a que se ha venido exigiendo que la paralización fuera definitiva e insuperable, lo cierto es que la disolución no debe esperar a la completa paralización de los órganos sociales, bastando constatar la existencia de un conflicto corporativo que ponga inmediatamente en peligro la economía de la sociedad y que afecte principalmente a la junta general o, excepcionalmente, al órgano administrativo.

Artículos 6 a 10 LM; las prohibiciones relativas.

Como en su día nos enseñase Einstein, todo es relativo (salvo la velocidad de la luz). Estas semanas hemos estado viendo aquellos signos que no podían constituir una marca por incurrir en eso que despóticamente se ha llamado prohibiciones absolutas. Pero para quienes estas trabas, o garantías según el ojo que lo mire, para obtener un derecho de marca les parezcan pocas, ¡enhorabuena! la LM preve algunas más: las prohibiciones relativas. Son un segundo filtro, una vez superadas las prohibiciones absolutas, que pretende garantizar otros derechos concedidos anteriormente: a saber, evitar que el registro de una marca vulnere otros derechos adquiridos por terceros. A diferencia de las prohibiciones absolutas, que se encontraban enumeradas en un solo artículo (el artículo 5 LM), las relativas abarcan los artículos 6 a 10 de la LM. Todas ellas son de aplicación general excepto la última (sí, en efecto, la del artículo 10), que se aplica exclusivamente a agentes o representantes. ¡Empecemos!

–  Riesgo de confusión o asociación con una marca o nombre comercial anterior (artículos 6 y 7 LM). Comenzando por el final, como buenos políticos que podríamos ser, con “anterior” la Ley se refiere a marcas tanto ya registradas como a las que tengan solicitado su registro pero aún no lo estén. Igualmente, podrán ser bien (i) marcas nacionales concedidas por la OEPM, (ii) marcas internacionales que surtan efectos en España, o bien (iii) marcas comunitarias concedidas por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI).

1.  El artículo 6 contempla el riesgo de confusión con una marca anterior, que existirá si se da identidad o similitud entre los signos distintivos y entre los productos o servicios con ellos designados. Si hay absoluta identidad en los dos elementos (signos y productos o servicios), el riesgo de asociación y confusión se presume iuris et de iure, mientras que si hay mera similitud en algunos de los elementos o en ambos, el riesgo de asociación y confusión se presume iuris tantum, sometiéndose a la libre apreciación de los tribunales. El Tribunal General, en su Sentencia de 13 de junio de 2011, confirmó la denegación de registro de la marca comunitaria “my drap” para tejidos, servilletas, toallas y manteles de materiales textiles, por existir riesgo de confusión con la marca comunitaria anterior “Bob drap” para esos mismos productos.

2.  El artículo 7 se refiere al nivel de asociación con un nombre comercial anterior, entendido éste como el signo distintivo de la empresa, que la identifica y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares. Ambos, nombre y marca, deben designar servicios iguales o similares. Al igual que ocurre con el supuesto anterior, en caso de absoluta identidad entre ambos, habrá una presunción iuris et de iure; si, por el contrario, hay una mera similitud, la presunción de asociación será iuris tantum. Como ejemplo, tenemos la STS de 1 de octubre de 2009, por la que se concede la marca “P. VIDAL DE LA PEÑA” con el nombre comercial oponente “VIDAL DE LA PEÑA” porque “la diferencia de los productos y servicios designados con cada una impiden confusión en el mercado pese a la similitud denominativa“.

–   Marcas notorias y renombradas (artículo 8 LM): se prohíbe el registro como marca “de un signo que sea semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores, cuando por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos, o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores“. Son supuestos especiales que se caracterizan por su difusión, obteniendo por el ordenamiento un plus de protección.

1.  La marca notoria está caracterizada por ser una marca muy conocida sólo en el sector del mercado al que van dirigidos los productos o servicios designados con ella o en sectores relacionados. Por ello, el ordenamiento le confiere un plus de protección que consistirá en la prohibición de signos iguales o similares para designar productos iguales o similares o designar productos diferentes si van destinados a sectores idénticos o relacionados. Esta superprotección se matizará en función del grado de difusión de la marca. Como ejemplo, la STS de 23 de junio de 2009, por la que se deniega la inscripción de la marca “MG” con un gráfico por incompatibilidad con la marca notoria en los ámbitos de producción y distribución “MGM”. Ambas designaban productos de idéntica clase y, además, se apreciaba un beneficio o aprovechamiento indebido de la marca notoria.

2.  La marca renombrada, por su parte, es conocida generalmente por todo el público sin excepción. Aquí la superprotección es mayor que en la notoria, pues el titular de la marca tiene el derecho de uso exclusivo con carácter absoluto respecto de todos los productos o servicios, tanto los similares como los completamente diferentes. Entrarían en este supuesto marcas como “COCA COLA” o “El Corte Inglés”, por ejemplo.

Con esta prohibición del artículo 8, se quiere evitar un aprovechamiento indebido, que parte de la utilización por parte de un tercero de un signo similar al notorio o renombrado para sacar ventaja de su carácter distintivo. Además, el artículo nos habla del menoscabo producido en dos aspectos: (I) en la notoriedad del nombre, cuando los servicios o actividades designadas con ese signo “copiado” no estén a la altura de los amparados por las marcas notorias o renombradas; y (II) en el carácter distintivo, que ocurrirá cuando “como consecuencia del uso de la marca posterior se ha producido una modificación del comportamiento económico del consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró la marca posterior o existe un riesgo serio de que tal modificación se produzca en el futuro” (Sentencia Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (STJCE) de 27 de noviembre de 2008).

–   Uso como marca de los signos distintivos de la persona física (artículos 9.1.a, 9.1.b y 9.2) y jurídica (artículo 9.1.d).

1.  Persona física: Conforme al artículo 9.1.a., no podrá registrarse como marca sin autorización el nombre, apellido o imagen de una persona distinta al solicitante. El 9.1.b. hace referencia al nombre, pseudónimo o apellido que para la generalidad del público indica una persona distinta al solicitante (por ejemplo, si el solicitante se llamase Manolo Escobar). Ésta es la única prohibición relativa que la Oficina Española de Patentes y Marca (OEPM) examina de oficio, pues las demás las realiza a petición de alguna persona interesada. Finalmente, el artículo 9.2. LM prohíbe incluso el registro del propio nombre del solicitante, apellido o pseudónimo cuando éste concurre en otra prohibición (i.e.: la solicitante se llama Julia Prieto y ya hay una registrada como tal).

2. Persona jurídica: Conforme al artículo 9.1.d., no podrá registrarse como marca el signo idéntico o similar a una denominación o razón social que, antes de la fecha de solicitud de registro de la marca, ya estaba siendo usada. Ha de existir un riesgo de confusión en el público al ser idénticos o similares tanto los signos que la constituyen como su ámbito de aplicación. El interesado que alegue esta prohibición deberá probar el pre-uso del signo.

–  Signos registrados en España por agentes o representantes de un tercero quien, a su vez, es titular de dicho signo en otro estado miembro del Convenio de la Unión de París (CUP) o de la Organización Mundial del Comercio (artículo 10 LM): Se intenta poder evitar una práctica inaceptable cometida por los agentes, representantes, comisionistas o cualquier persona o profesional que, teniendo algún tipo de relación comercial con un tercero titular de una marca en un país miembro del CUP o de la Organización Mundial del Comercio, presentase en España esa marca como solicitud a su nombre. La SAP Granada de 11 de abril de 2005, aclara que “el enunciado del artículo 10 (agente o representante de un tercero) no puede ser interpretado de manera restrictiva, pues tales figuras aparecen recogidas en la norma de manera ejemplificativa, y no exhaustiva, teniendo cabida en la misma otras relaciones contractuales, como la de distribución en exclusiva, a las que le son de aplicación la misma finalidad de la norma. Esta no es otra que evitar, faltando a las reglas de la buena fe contractual y con aprovechamiento de la marca de un tercero, que alguien registre en España una marca titularidad de una tercera persona a la que estaba vinculado por una especial relación contractual relativa al ejercicio de los derechos de esa marca y que conoce la falta de inscripción de la misma“.

Y con esto terminamos las prohibiciones fijadas en la Ley de Marcas. Espero os haya resultado ilustrativo, ¡hasta la próxima!

Artículo 10 LC; la competencia internacional

Debido a la situación económica, estos últimos años hemos visto cómo grandes empresas multinacionales se veían obligadas a solicitar su propio concurso de acreedores, convirtiéndose este tipo de noticias, desgraciadamente, en “el pan nuestro de cada día”. Pero en AtuLaWdo siempre ponemos al mal tiempo buena cara, y no nos distraemos de lo que os ha traído aquí: las ansias por aprender. Lo que hoy aprenderemos afecta a cuando una empresa que opera en diferentes Estados se ve abocada a solicitar el concurso. En dicha situación cabrá preguntarse “¿cuándo serán competentes los tribunales españoles?

Según el artículo 10 de la Ley 22/2003, de 9 de Julio, Ley Concursal (LC), a la hora de delimitar la competencia de los jueces y tribunales españoles ante estas situaciones de Derecho Internacional Privado, se pueden plantear dos supuestos distintos:

1. Que tengan competencia internacional para conocer del concurso como principal, entendiendo por tal el concurso sobre la matriz cuando ésta está en España.

2. Que tengan competencia internacional para conocer del concurso como territorial, es decir, cuando la matriz no está en España pero sí hay filiales o sucursales.
Que se trate de concurso principal o territorial dependerá, por tanto, del lugar donde radique el centro de intereses principales del deudor. ¿Y esto que es? El artículo 10.1 LC lo define como “el lugar donde el deudor ejerce de modo habitual y reconocible por terceros la administración de tales intereses”. En el caso de que nos encontremos con una persona jurídica, se presume que el centro de intereses principales es el domicilio social. Este concepto recogido por el legislador concursal está copiado del artículo 3 del Reglamento 1346/2000 sobre procedimiento de insolvencia, que establece que la competencia internacional para abrir un procedimiento de insolvencia concursal principal corresponderá al estado miembro en cuyo territorio se sitúe el centro de intereses principales. Respecto al concepto centro de intereses principales, podemos encontrar múltiples pronunciamientos jurisprudenciales. De esta forma, el Auto de 20 Febrero de 2009 de la Sala de lo Civil del TS nos dice que es “el lugar donde las empresas aparecen en el mercado adoptando sus decisiones y centralizando la gestión de sus negocios. La sede real de aquéllos.” Por su parte, el TSJ Andalucía, auto de 1 de Diciembre de 2009, aclara que el “centro de intereses principales no debe confundirse con el lugar donde (coyunturalente o no) se lleva a cabo la actividad principal (…) lo decisivo no es la actividad desplegada del objeto social, sino el centro administrativo real de la entidad (…) el lugar donde las empresas aparecen en el mercado adoptando sus decisiones y centralizando la gestión de sus negocios.” Y continúa diciendo “No es que se presuma que las entidades mercantiles desarrollan su actividad principal donde tiene su domicilio social, sino que es el lugar del domicilio donde se lleva a cabo la dirección de la actividad societaria en su conjunto, sin perjuicio de la ubicación territorial de sus bienes principales o de su actividad de producción o comercialización”.
Como anteriormente hemos apuntado, no siempre la presunción de que el centro de intereses principales será el del domicilio social opera a la hora de abrir concurso principal. Aquí tenemos dos ejemplos:

A. Auto de 30 Mayo 2013 del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona, que resuelve de la siguiente manera: “cabe concluir que la sociedad filial X SASU, aun cuando tiene su domicilio social en París, el centro de intereses principales está en España, más concretamente en Barcelona. Así estamos ante una filial cuyo único socio titular del 100% del capital social es XY S.A., con domicilio en (…) Barcelona. Asimismo la sociedad francesa carece de actividad desde el año 2011, siendo el domicilio social un simple buzón o apartado de correo donde recibir las notificaciones. La sociedad francesa no tiene tampoco ningún activo inmovilizado o movilizado, estando únicamente el mismo por los créditos que la filial tiene frente a otras empresas del grupo. Tampoco tiene abierto ningún establecimiento en Francia ni contratos de trabajo en vigor. El hecho de que la toma de decisiones se adoptara desde Barcelona era perfectamente conocida por los acreedores”.

B. Otro ejemplo donde no se sigue la presunción del domicilio social lo encontramos en el Auto núm. 281/2005 de 1 diciembre de la Audiencia Provincial de Las Palmas, por el que se acuerda la apertura del concurso principal este caso en el extranjero, ya que “la presunción que establece el artículo 10 es una presunción iuris tantum, por lo que ha de ceder cuando puede determinarse que es otro el Estado donde, pese al domicilio social, la entidad deudora tiene el centro de sus intereses principales. Y es esto precisamente lo que ocurre en el presente caso, en el que de la documental aportada cabe extraer que el «centro de los intereses principales» de la solicitante, y por tanto el lugar donde desarrolla de modo habitual su actividad es en Alemania y Bélgica. A tal efecto basta observar que es en dichos países donde se encuentran sus acreedores a excepción hecha de dos (…). Por otra parte tampoco consta que la recurrente tenga en España su activo patrimonial, resultando relevante, tal y como resulta del inventario de bienes y derechos aportado, que es en Alemania donde la sociedad desarrolla el grueso de la actividad que constituye su objeto social y por tanto el lugar donde tiene sus intereses económicos prueba de los cual es que en dicho lugar donde dispone de sus activos (…), de modo habrá de entenderse que es en Alemania donde ejerce de modo habitual se encuentra la administración de sus intereses. Pero es que, si no fuera en Alemania, el centro de intereses habría de entenderse que lo tiene en Bélgica, en Kinrooi; lugar donde se concertaron los servicios de publicidad y suministro de catálogos para el desarrollo de su objeto social y donde además tiene su residencia la actual administradora”.

El centro de intereses principales nos servirá, por tanto, para decidir cuál es el tribunal competente en un concurso de ámbito nacional, así como para atribuir a la jurisdicción española el conocimiento del concurso principal en caso de que el procedimiento sea respecto de una multinacional con sedes repartidas por el mundo, siempre y cuando el centro de ésta se encuentre en España.

Por otro lado, el art. 10 LC también establece que si el centro de intereses principales no se hallase en territorio español pero el deudor tuviera un establecimiento aquí, será competente para abrir proceso territorial el juez de lo mercantil donde radique el establecimiento, y define establecimiento como “todo lugar de operaciones en el que el deudor ejerza de forma no transitoria una actividad económica con medios humanos y bienes”. En el caso de existir varios establecimientos, conocerá el que elija el solicitante.

Para terminar, apuntar que la normativa a seguir en caso de concursos internacionales será la Ley Concursal y si me encuentro con países de ámbito comunitario, el concurso se regirá por lo dispuesto por el Reglamento 1346/2000 sobre procedimientos de insolvencia, que es la norma fundamental del derecho concursal europeo. Para que se aplique este reglamento es necesario que el centro de intereses principales se encuentre en territorio comunitario. Las normas que se disponen en la Ley Concursal de alcance internacional se aplicarán cuando el centro de intereses principales esté en un estado no miembro de la UE, teniendo España un establecimiento. Si el concurso, en cambio, presenta relaciones con países comunitarios y extracomunitarios, será necesaria una aplicación coordinada de ambos cuerpos normativos.

Artículo 5 LM; Prohibiciones absolutas, parte I

Repasando lo que ya os explicamos en el artículo introductorio, las prohibiciones absolutas implican que una marca desafía los intereses públicos o generales (¡qué chungo!), impidiendo que la misma se pueda registrar. Teóricamente, el sistema de marcas no debería ser un obstáculo para el de libre mercado, sino que trataría de fomentar la libre competencia para evitar que la concesión de una marca dificultase a sus competidores el acceso al mercado (principios muy similares a las patentes). Hemos dicho teóricamente, puesto que todos sabemos que la realidad siempre acaba superando a la ficción.

Las prohibiciones absolutas vienen tasadas en el artículo 5 de la Ley de Marcas (LM) y abarcan de las letras a a la k del mismo. En esta edición de Atulawdo, en concreto, nos ocuparemos de los cuatro primeros apartados (letras de la a a la d). ¡Comencemos!

1. Artículo 5.1.a LM: Signos que no son conformes al artículo 4.1 L.M.: estamos ante la imposibilidad de registrar como marca aquellos signos que no cumplan con el concepto de marca expresado en el artículo 4, a saber “todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras”. Por tanto, para evaluar si el signo no incurre en esta primera prohibición debemos prestar atención a cuatro aspectos:

1.A. Que la marca constituya un signo. Este carácter de “signo” de la marca impide aceptar como tal, por ejemplo, aquel que pueda considerarse una mera propiedad o elemento de un producto, como su aspecto (solicitud internacional no 727.908, formada por representación esquemática de una pastilla de jabón).

1.B. Que sea susceptible de representación gráfica. De esta manera, se excluyen marcas olfativas, por ejemplo. En este respecto afirma la STJUE de 12 de Diciembre de 2002 que, para cumplir con el requisito de representación gráfica, ésta debe caracterizarse por “figuras, líneas o caracteres” y que la marca sea “clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Las marcas sonoras están admitidas en el artículo 4.2.e. LM siempre que la necesidad de representación gráfica se cumpla mediante pentagrama.

1.C. Signo con capacidad distintiva. Es decir, que sirva para diferenciar unos productos o servicios de otros.

1.D. La titularidad. La LM habla de “los productos o servicios de una empresa“, pero esto no implica excluir a las personas individuales o a otro tipo de personas jurídicas como las públicas.

2. Artículo 5.1.b LM: Signos que carezcan de carácter distintivo: Se prohíbe específicamente el registro de aquel signo que, como hemos visto en uno de los requisitos del art.4.1, no sirva para diferenciar unos productos o servicios de otros. De esta manera, hay una relación entre la prohibición del 5.1.a, la del 5.1.b y la del 5.1.c que veremos más adelante.

Pero, ¿qué debemos entender por carácter distintivo? El TJUE en el caso Audi AG contra la OAMI recuerda que “el carácter distintivo de una marca debe apreciarse, en particular, considerando la percepción que de ella tiene el público interesado en relación con los productos y servicios para los que se solicita el registro de aquélla“. Conviene concretar, también, que tanto la jurisprudencia como la doctrina apuntan:

2.A. Que el signo debe tener un mínimo de distintividad que debe ser el necesario y exigible para que la marca opere normalmente en el mercado. Por tanto, no se aceptarían los signos demasiado simples o demasiado complejos.

2.B. Que este carácter distintivo debe serlo respecto de los productos o servicios concretos solicitados.

2.C. Que un aspecto llamativo del signo o su carácter original no le confieren distintividad, puesto que la marca no tiene que ser necesariamente una creación.

En el marco de esta prohibición, podemos preguntarnos “¿qué pasa con los colores?” “¿cumple un color por sí solo con el requisito de carácter distintivo?” No hay ninguna prohibición expresa en la legislación, pero se trata sin duda de un tema controvertido por el que debemos acudir a la jurisprudencia. Así, la STS de 27 de marzo de 2006 aclara que “el color por sí solo carece normalmente de la propiedad inherente de distinguir los productos de una determinada empresa. No cabe excluir, sin embargo, que en circunstancias excepcionales un color por sí solo haya adquirido, como consecuencia de su uso continuado previo al registro, un carácter distintivo, principalmente cuando el número de productos o servicios para los que se solicita la marca es muy limitado y el mercado de referencia es muy específico“. En cuanto a las combinaciones de colores, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) en la Sentencia de 24 de junio de 2004 señala que los colores o combinaciones de colores pueden constituir una marca en la medida en que “se determine que, en el contexto en el que se emplean, tales colores o combinaciones de colores se presentan efectivamente como un signo y en la medida en que la solicitud de registro implique una disposición sistemática que asocie los colores de que se trata de manera predeterminada y permanente“.

3. Artículo 5.1.c LM: Signos que se compongan exclusivamente de otros signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio: esta enumeración es de carácter abierto y viene referida a denominaciones o gráficos que son necesarios para el tráfico mercantil y deben estar por tanto a disposición de todos los competidores del sector, evitándose así que recaiga un monopolio o uso exclusivo sobre uno de ellos, impidiendo a los competidores su uso en productos similares. Recordad que la prohibición se aplica cuando la marca consista en signos exclusivamente descriptivos. Veamos algunos ejemplos:

3.A. Especie: signos formados por la designación de la especie a la que pertenece el producto o servicio. Marca nº 2.310.805 “ciudad del ocio” para servicios de ocio.
3.B. Calidad: cuando se trata de las propiedades inherentes a un producto o servicio que hacen que se le pueda considerar mejor o peor al resto de su especie. Marca n° 2.734.963 “de lujo”.
3.C. Cantidad: los que indiquen cantidad, talla, volumen, peso o número. Marca nº 1.907.227 “grande”.
3.D. Destino: los constituidos por indicaciones que hacen referencia a la función del producto o a el modo de uso o consumición. Marca nº 2.350.756 “embellece tu peinado”.
3.E. Valor: aquellos que valoran el producto o servicio o que aluden a las unidades monetarias. Marca nº 2.567.121 “el auténtico”.
3.F. Época de obtención del producto o la prestación del servicio: banca 24 horas para servicios financieros.
3.G. Características del producto o servicio: se trata de una cláusula abierta para comprender otras marcas descriptivas no encuadradas en las categorías anteriores. Marca nº 2.268.158 “ganar en la red”.

4. Artículo 5.1.d LM: Signos que se compongan exclusivamente de otros signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio: estos signos, también llamados vulgarizados, son aquellos que en su día tuvieron fuerza distintiva aunque por difusión actualmente se utilizan para describir el género al que pertenece el producto. La ley exige para incurrir en esta prohibición que el signo esté constituido exclusivamente por signos habituales. Así, el TS en su sentencia de 10 de mayo de 1995, define estos signos como “término(s) de marcado carácter genérico que ha(n) llegado a adquirir propio sentido idiomático por su constante uso en múltiples aspectos y actividades intelectuales, comerciales e industriales, por lo que no (son) susceptible(s) de apropiación para su utilización en exclusiva“. Por ejemplo, se consideraría usual el término “botellín” para un envase de cerveza. Otro ejemplo lo encontramos en la STSJ Cataluña de 20 de junio de 2005, en la que “procede a entender que la marca controvertida, BIO LIGHT, dado el carácter genérico de ambos componentes, tanto de BIO como de LIGHT, carece de un componente que la individualice a partir del examen global del nuevo conjunto de nominativo en su totalidad“. Respecto de los signos redactados en una lengua extranjera, incurren en prohibición cuando el término es conocido por la generalidad del público consumidor, como ocurre en el caso anterior con la palabra “light”.

Para finalizar, apuntar que el propio artículo 5 LM establece en su apartado segundo una excepción a la aplicación de las prohibiciones contenidas en las letras b,c y d, cuando el signo en cuestión ha obtenido la distintividad adquirida como consecuencia de su uso previo en combinación con otra marca ya registrada. Y hasta aquí llega este primer examen a las prohibiciones absolutas contenidas en la Ley de Marcas, el cual continuaremos la próxima semana con las letras e a k del artículo 5.

Art. 4.2.D LM; la marca tridimensional

Respira. Tómate un minuto en pensar la cantidad de marcas que forman parte de tu vida cotidiana. Ahora piensa, ¿Qué es lo que las caracteriza? ¿Un color? ¿Un logotipo? ¿Quizás un sonido? Como fácilmente habrás deducido, existe un enorme abanico de posibilidades, que bien se recogen en el artículo 4.2 de la Ley 17/2001, de Marcas (LM). Te has dado cuenta, por tanto, de que la marca puede no ser sólo una combinación de imágenes y letras, como tal vez fuese en los inicios del marketing, sino también una forma o un simple envase. Este es el caso de las marcas tridimensionales a las que se refiere el apartado D del citado precepto. Y es que cuánto hemos avanzado con todo esto del neuromarketing.
Pero, ¿en qué momento nos encontramos ante una de estas marcas tridimensionales? La jurisprudencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha establecido la necesidad de determinar las marcas en su conjunto, “sin que sea válido ni aceptable la descomposición de las mismas entre los elementos individuales que las pueden integrar”, ya que, de lo contrario, se desvirtuaría la marca tridimensional. A mi parecer, una de las sentencias más ilustrativas de este aspecto es la STS número 1028/2008, de 22 de Noviembre. Pongámonos en antecedentes: todos conocemos el clásico bolígrafo BIC (seguro que muchos de vosotros tenéis uno delante), cuyo nombre registrado es “BIC cristal”. Como se resume en el Fundamento de Derecho Primero de la citada Sentencia, ¨BIC IBÉRICA, S.A. demandó a MONTICHELVO INDUSTRIAL, S.A. porque esta sociedad había puesto en el mercado un bolígrafo idéntico, que producía confusión en el consumidor, que comercializaba con la marca ZAS¨. Lo que el Boletín Oficial de Propiedad Industrial (BOPI) publicó en su momento respecto de BIC cristal fue: “precisamente el distintivo de la marca, en el que se aprecia el conjunto del bolígrafo, incluye no sólo la denominación BIC y el monigote característico de dicha empresa, sino también y sobre todo el conjunto del bolígrafo y la forma, ya que la denominación es prácticamente inapreciable a simple vista”.
En la sentencia objeto de estudio se dice acerca del concepto legal de marca tridimensional que “ya el antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial, de 1929, admitió que una marca pudiese consistir en una representación tridimensional, lo que se consolidó en la ley de Marcas de 1988, aplicable al presente recurso, que mencionaba entre los signos susceptibles de constituir una marca se encontraban “las formas tridimensionales, entre las que se incluyen […] la forma del producto o su presentación”. Por ello, una marca tridimensional consiste en un signo que tiene un volumen. La marca registrada por BIC con el número 1.935.054 tenía estas características”. Asimismo, confirma que resulta obvio que los bolígrafos en cuanto tal son, no solo parecidos, sino casi idénticos siendo a simple vista e incluso observados detenidamente muy difíciles de distinguir, declarando concretamente en su Fallo Tercero que la comercialización del bolígrafo ZAS por parte de la demandada constituye una infracción al derecho de marca tridimensional de la actora y constituye un acto de competencia desleal”.
Al igual que el bolígrafo BIC, es probable que reconozcas otras marcas tridimensionales como la botella de Coca Cola o la caja triangular de Toblerone. En estos casos, estamos ante formas del producto, envoltorio o presentación que como tales gozan de distintividad, ya que en el caso de las formas usuales, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) las admite siempre y cuando lleven un elemento característico. Sobre este tema hay varias sentencias, sobre todo en el ámbito europeo, ya que no es fácil saber cuándo es registrable como marca la que está constituida principalmente por la forma o el envase usual del producto. En este respecto, el caso Freixenet es altamente ilustrativo: nos encontramos con la negativa de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) de registrar como marca dos modelos de botellas (esmerilada blanca y esmerilada negra mate, por si esto os dice algo) porque “el aspecto formal no cumpl[ía] la función de marca, pero la etiqueta sí”. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunció al respecto en la Sentencia de 20 octubre 2011, y dijo que la OAMI erró en no examinar “si las marcas cuyo registro se había solicitado diferían de una manera significativa de la norma o de los usos del sector, hasta el punto de haber adquirido carácter distintivo” y establece que la “jurisprudencia, desarrollada en relación con las marcas tridimensionales constituidas por el aspecto del propio producto, o por el envase de los productos, como son los líquidos, que se comercializan envasados por razones relacionadas con la propia naturaleza del producto también es válida cuando, como ocurre en el presente asunto, la marca cuyo registro se solicita es una marca comprendida en la categoría «otras» y constituida por el aspecto específico de la superficie del envase de un producto líquido”. Así anulaba el TJUE la resolución de la OAMI.
Por lo tanto, la marca tridimensional actualmente recogida en el artículo 4.2.d) de la Ley 17/2001 puede ser tanto un envoltorio como un envase, o simplemente la forma de un producto o su presentación, siendo registrables siempre que no tengan principalmente una finalidad técnica, estética o genérica. En este sentido, la Oficina de Marcas Comunitaria impidió registrar los tan conocidos ladrillos de plástico de Lego porque su forma tridimensional cumple una función técnica (TJUE (Gran Sala), sentencia de 14 septiembre 2010). Estas restricciones a mi parecer son necesarias, ya que no debemos olvidar que el derecho de Marca confiere exclusividad sobre el signo registrado, esto es, un monopolio sobre el mismo, por lo que es lógico que se excluyan aquellas formas tridimensionales que sean comunes (de ahí la exigencia de distintividad de la misma) y las que tengan un valor intrínseco.
En definitiva, si pretendes registrar una marca tridimensional o simplemente saber cuándo estás ante una, lo importante es atender al producto en su conjunto y ver si ese volumen, esa forma, confiere distintividad a la marca en sí (en el caso de BIC, no hace falta que nos fijemos en el logo, prácticamente inapreciable, para saber que estamos ante un BIC Cristal) o si, como en el caso Freixenet, el aspecto difiere de manera significativa de las normas o usos del sector (ya que no se trata de la clásica botella de espumoso).