Artículos 6 a 10 LM; las prohibiciones relativas.

Como en su día nos enseñase Einstein, todo es relativo (salvo la velocidad de la luz). Estas semanas hemos estado viendo aquellos signos que no podían constituir una marca por incurrir en eso que despóticamente se ha llamado prohibiciones absolutas. Pero para quienes estas trabas, o garantías según el ojo que lo mire, para obtener un derecho de marca les parezcan pocas, ¡enhorabuena! la LM preve algunas más: las prohibiciones relativas. Son un segundo filtro, una vez superadas las prohibiciones absolutas, que pretende garantizar otros derechos concedidos anteriormente: a saber, evitar que el registro de una marca vulnere otros derechos adquiridos por terceros. A diferencia de las prohibiciones absolutas, que se encontraban enumeradas en un solo artículo (el artículo 5 LM), las relativas abarcan los artículos 6 a 10 de la LM. Todas ellas son de aplicación general excepto la última (sí, en efecto, la del artículo 10), que se aplica exclusivamente a agentes o representantes. ¡Empecemos!

–  Riesgo de confusión o asociación con una marca o nombre comercial anterior (artículos 6 y 7 LM). Comenzando por el final, como buenos políticos que podríamos ser, con “anterior” la Ley se refiere a marcas tanto ya registradas como a las que tengan solicitado su registro pero aún no lo estén. Igualmente, podrán ser bien (i) marcas nacionales concedidas por la OEPM, (ii) marcas internacionales que surtan efectos en España, o bien (iii) marcas comunitarias concedidas por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI).

1.  El artículo 6 contempla el riesgo de confusión con una marca anterior, que existirá si se da identidad o similitud entre los signos distintivos y entre los productos o servicios con ellos designados. Si hay absoluta identidad en los dos elementos (signos y productos o servicios), el riesgo de asociación y confusión se presume iuris et de iure, mientras que si hay mera similitud en algunos de los elementos o en ambos, el riesgo de asociación y confusión se presume iuris tantum, sometiéndose a la libre apreciación de los tribunales. El Tribunal General, en su Sentencia de 13 de junio de 2011, confirmó la denegación de registro de la marca comunitaria “my drap” para tejidos, servilletas, toallas y manteles de materiales textiles, por existir riesgo de confusión con la marca comunitaria anterior “Bob drap” para esos mismos productos.

2.  El artículo 7 se refiere al nivel de asociación con un nombre comercial anterior, entendido éste como el signo distintivo de la empresa, que la identifica y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares. Ambos, nombre y marca, deben designar servicios iguales o similares. Al igual que ocurre con el supuesto anterior, en caso de absoluta identidad entre ambos, habrá una presunción iuris et de iure; si, por el contrario, hay una mera similitud, la presunción de asociación será iuris tantum. Como ejemplo, tenemos la STS de 1 de octubre de 2009, por la que se concede la marca “P. VIDAL DE LA PEÑA” con el nombre comercial oponente “VIDAL DE LA PEÑA” porque “la diferencia de los productos y servicios designados con cada una impiden confusión en el mercado pese a la similitud denominativa“.

–   Marcas notorias y renombradas (artículo 8 LM): se prohíbe el registro como marca “de un signo que sea semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores, cuando por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos, o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores“. Son supuestos especiales que se caracterizan por su difusión, obteniendo por el ordenamiento un plus de protección.

1.  La marca notoria está caracterizada por ser una marca muy conocida sólo en el sector del mercado al que van dirigidos los productos o servicios designados con ella o en sectores relacionados. Por ello, el ordenamiento le confiere un plus de protección que consistirá en la prohibición de signos iguales o similares para designar productos iguales o similares o designar productos diferentes si van destinados a sectores idénticos o relacionados. Esta superprotección se matizará en función del grado de difusión de la marca. Como ejemplo, la STS de 23 de junio de 2009, por la que se deniega la inscripción de la marca “MG” con un gráfico por incompatibilidad con la marca notoria en los ámbitos de producción y distribución “MGM”. Ambas designaban productos de idéntica clase y, además, se apreciaba un beneficio o aprovechamiento indebido de la marca notoria.

2.  La marca renombrada, por su parte, es conocida generalmente por todo el público sin excepción. Aquí la superprotección es mayor que en la notoria, pues el titular de la marca tiene el derecho de uso exclusivo con carácter absoluto respecto de todos los productos o servicios, tanto los similares como los completamente diferentes. Entrarían en este supuesto marcas como “COCA COLA” o “El Corte Inglés”, por ejemplo.

Con esta prohibición del artículo 8, se quiere evitar un aprovechamiento indebido, que parte de la utilización por parte de un tercero de un signo similar al notorio o renombrado para sacar ventaja de su carácter distintivo. Además, el artículo nos habla del menoscabo producido en dos aspectos: (I) en la notoriedad del nombre, cuando los servicios o actividades designadas con ese signo “copiado” no estén a la altura de los amparados por las marcas notorias o renombradas; y (II) en el carácter distintivo, que ocurrirá cuando “como consecuencia del uso de la marca posterior se ha producido una modificación del comportamiento económico del consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró la marca posterior o existe un riesgo serio de que tal modificación se produzca en el futuro” (Sentencia Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (STJCE) de 27 de noviembre de 2008).

–   Uso como marca de los signos distintivos de la persona física (artículos 9.1.a, 9.1.b y 9.2) y jurídica (artículo 9.1.d).

1.  Persona física: Conforme al artículo 9.1.a., no podrá registrarse como marca sin autorización el nombre, apellido o imagen de una persona distinta al solicitante. El 9.1.b. hace referencia al nombre, pseudónimo o apellido que para la generalidad del público indica una persona distinta al solicitante (por ejemplo, si el solicitante se llamase Manolo Escobar). Ésta es la única prohibición relativa que la Oficina Española de Patentes y Marca (OEPM) examina de oficio, pues las demás las realiza a petición de alguna persona interesada. Finalmente, el artículo 9.2. LM prohíbe incluso el registro del propio nombre del solicitante, apellido o pseudónimo cuando éste concurre en otra prohibición (i.e.: la solicitante se llama Julia Prieto y ya hay una registrada como tal).

2. Persona jurídica: Conforme al artículo 9.1.d., no podrá registrarse como marca el signo idéntico o similar a una denominación o razón social que, antes de la fecha de solicitud de registro de la marca, ya estaba siendo usada. Ha de existir un riesgo de confusión en el público al ser idénticos o similares tanto los signos que la constituyen como su ámbito de aplicación. El interesado que alegue esta prohibición deberá probar el pre-uso del signo.

–  Signos registrados en España por agentes o representantes de un tercero quien, a su vez, es titular de dicho signo en otro estado miembro del Convenio de la Unión de París (CUP) o de la Organización Mundial del Comercio (artículo 10 LM): Se intenta poder evitar una práctica inaceptable cometida por los agentes, representantes, comisionistas o cualquier persona o profesional que, teniendo algún tipo de relación comercial con un tercero titular de una marca en un país miembro del CUP o de la Organización Mundial del Comercio, presentase en España esa marca como solicitud a su nombre. La SAP Granada de 11 de abril de 2005, aclara que “el enunciado del artículo 10 (agente o representante de un tercero) no puede ser interpretado de manera restrictiva, pues tales figuras aparecen recogidas en la norma de manera ejemplificativa, y no exhaustiva, teniendo cabida en la misma otras relaciones contractuales, como la de distribución en exclusiva, a las que le son de aplicación la misma finalidad de la norma. Esta no es otra que evitar, faltando a las reglas de la buena fe contractual y con aprovechamiento de la marca de un tercero, que alguien registre en España una marca titularidad de una tercera persona a la que estaba vinculado por una especial relación contractual relativa al ejercicio de los derechos de esa marca y que conoce la falta de inscripción de la misma“.

Y con esto terminamos las prohibiciones fijadas en la Ley de Marcas. Espero os haya resultado ilustrativo, ¡hasta la próxima!

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