Artículo 5 LM; Prohibiciones absolutas, parte I

Repasando lo que ya os explicamos en el artículo introductorio, las prohibiciones absolutas implican que una marca desafía los intereses públicos o generales (¡qué chungo!), impidiendo que la misma se pueda registrar. Teóricamente, el sistema de marcas no debería ser un obstáculo para el de libre mercado, sino que trataría de fomentar la libre competencia para evitar que la concesión de una marca dificultase a sus competidores el acceso al mercado (principios muy similares a las patentes). Hemos dicho teóricamente, puesto que todos sabemos que la realidad siempre acaba superando a la ficción.

Las prohibiciones absolutas vienen tasadas en el artículo 5 de la Ley de Marcas (LM) y abarcan de las letras a a la k del mismo. En esta edición de Atulawdo, en concreto, nos ocuparemos de los cuatro primeros apartados (letras de la a a la d). ¡Comencemos!

1. Artículo 5.1.a LM: Signos que no son conformes al artículo 4.1 L.M.: estamos ante la imposibilidad de registrar como marca aquellos signos que no cumplan con el concepto de marca expresado en el artículo 4, a saber “todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras”. Por tanto, para evaluar si el signo no incurre en esta primera prohibición debemos prestar atención a cuatro aspectos:

1.A. Que la marca constituya un signo. Este carácter de “signo” de la marca impide aceptar como tal, por ejemplo, aquel que pueda considerarse una mera propiedad o elemento de un producto, como su aspecto (solicitud internacional no 727.908, formada por representación esquemática de una pastilla de jabón).

1.B. Que sea susceptible de representación gráfica. De esta manera, se excluyen marcas olfativas, por ejemplo. En este respecto afirma la STJUE de 12 de Diciembre de 2002 que, para cumplir con el requisito de representación gráfica, ésta debe caracterizarse por “figuras, líneas o caracteres” y que la marca sea “clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Las marcas sonoras están admitidas en el artículo 4.2.e. LM siempre que la necesidad de representación gráfica se cumpla mediante pentagrama.

1.C. Signo con capacidad distintiva. Es decir, que sirva para diferenciar unos productos o servicios de otros.

1.D. La titularidad. La LM habla de “los productos o servicios de una empresa“, pero esto no implica excluir a las personas individuales o a otro tipo de personas jurídicas como las públicas.

2. Artículo 5.1.b LM: Signos que carezcan de carácter distintivo: Se prohíbe específicamente el registro de aquel signo que, como hemos visto en uno de los requisitos del art.4.1, no sirva para diferenciar unos productos o servicios de otros. De esta manera, hay una relación entre la prohibición del 5.1.a, la del 5.1.b y la del 5.1.c que veremos más adelante.

Pero, ¿qué debemos entender por carácter distintivo? El TJUE en el caso Audi AG contra la OAMI recuerda que “el carácter distintivo de una marca debe apreciarse, en particular, considerando la percepción que de ella tiene el público interesado en relación con los productos y servicios para los que se solicita el registro de aquélla“. Conviene concretar, también, que tanto la jurisprudencia como la doctrina apuntan:

2.A. Que el signo debe tener un mínimo de distintividad que debe ser el necesario y exigible para que la marca opere normalmente en el mercado. Por tanto, no se aceptarían los signos demasiado simples o demasiado complejos.

2.B. Que este carácter distintivo debe serlo respecto de los productos o servicios concretos solicitados.

2.C. Que un aspecto llamativo del signo o su carácter original no le confieren distintividad, puesto que la marca no tiene que ser necesariamente una creación.

En el marco de esta prohibición, podemos preguntarnos “¿qué pasa con los colores?” “¿cumple un color por sí solo con el requisito de carácter distintivo?” No hay ninguna prohibición expresa en la legislación, pero se trata sin duda de un tema controvertido por el que debemos acudir a la jurisprudencia. Así, la STS de 27 de marzo de 2006 aclara que “el color por sí solo carece normalmente de la propiedad inherente de distinguir los productos de una determinada empresa. No cabe excluir, sin embargo, que en circunstancias excepcionales un color por sí solo haya adquirido, como consecuencia de su uso continuado previo al registro, un carácter distintivo, principalmente cuando el número de productos o servicios para los que se solicita la marca es muy limitado y el mercado de referencia es muy específico“. En cuanto a las combinaciones de colores, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) en la Sentencia de 24 de junio de 2004 señala que los colores o combinaciones de colores pueden constituir una marca en la medida en que “se determine que, en el contexto en el que se emplean, tales colores o combinaciones de colores se presentan efectivamente como un signo y en la medida en que la solicitud de registro implique una disposición sistemática que asocie los colores de que se trata de manera predeterminada y permanente“.

3. Artículo 5.1.c LM: Signos que se compongan exclusivamente de otros signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio: esta enumeración es de carácter abierto y viene referida a denominaciones o gráficos que son necesarios para el tráfico mercantil y deben estar por tanto a disposición de todos los competidores del sector, evitándose así que recaiga un monopolio o uso exclusivo sobre uno de ellos, impidiendo a los competidores su uso en productos similares. Recordad que la prohibición se aplica cuando la marca consista en signos exclusivamente descriptivos. Veamos algunos ejemplos:

3.A. Especie: signos formados por la designación de la especie a la que pertenece el producto o servicio. Marca nº 2.310.805 “ciudad del ocio” para servicios de ocio.
3.B. Calidad: cuando se trata de las propiedades inherentes a un producto o servicio que hacen que se le pueda considerar mejor o peor al resto de su especie. Marca n° 2.734.963 “de lujo”.
3.C. Cantidad: los que indiquen cantidad, talla, volumen, peso o número. Marca nº 1.907.227 “grande”.
3.D. Destino: los constituidos por indicaciones que hacen referencia a la función del producto o a el modo de uso o consumición. Marca nº 2.350.756 “embellece tu peinado”.
3.E. Valor: aquellos que valoran el producto o servicio o que aluden a las unidades monetarias. Marca nº 2.567.121 “el auténtico”.
3.F. Época de obtención del producto o la prestación del servicio: banca 24 horas para servicios financieros.
3.G. Características del producto o servicio: se trata de una cláusula abierta para comprender otras marcas descriptivas no encuadradas en las categorías anteriores. Marca nº 2.268.158 “ganar en la red”.

4. Artículo 5.1.d LM: Signos que se compongan exclusivamente de otros signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio: estos signos, también llamados vulgarizados, son aquellos que en su día tuvieron fuerza distintiva aunque por difusión actualmente se utilizan para describir el género al que pertenece el producto. La ley exige para incurrir en esta prohibición que el signo esté constituido exclusivamente por signos habituales. Así, el TS en su sentencia de 10 de mayo de 1995, define estos signos como “término(s) de marcado carácter genérico que ha(n) llegado a adquirir propio sentido idiomático por su constante uso en múltiples aspectos y actividades intelectuales, comerciales e industriales, por lo que no (son) susceptible(s) de apropiación para su utilización en exclusiva“. Por ejemplo, se consideraría usual el término “botellín” para un envase de cerveza. Otro ejemplo lo encontramos en la STSJ Cataluña de 20 de junio de 2005, en la que “procede a entender que la marca controvertida, BIO LIGHT, dado el carácter genérico de ambos componentes, tanto de BIO como de LIGHT, carece de un componente que la individualice a partir del examen global del nuevo conjunto de nominativo en su totalidad“. Respecto de los signos redactados en una lengua extranjera, incurren en prohibición cuando el término es conocido por la generalidad del público consumidor, como ocurre en el caso anterior con la palabra “light”.

Para finalizar, apuntar que el propio artículo 5 LM establece en su apartado segundo una excepción a la aplicación de las prohibiciones contenidas en las letras b,c y d, cuando el signo en cuestión ha obtenido la distintividad adquirida como consecuencia de su uso previo en combinación con otra marca ya registrada. Y hasta aquí llega este primer examen a las prohibiciones absolutas contenidas en la Ley de Marcas, el cual continuaremos la próxima semana con las letras e a k del artículo 5.

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