Art. 4.2.D LM; la marca tridimensional

Respira. Tómate un minuto en pensar la cantidad de marcas que forman parte de tu vida cotidiana. Ahora piensa, ¿Qué es lo que las caracteriza? ¿Un color? ¿Un logotipo? ¿Quizás un sonido? Como fácilmente habrás deducido, existe un enorme abanico de posibilidades, que bien se recogen en el artículo 4.2 de la Ley 17/2001, de Marcas (LM). Te has dado cuenta, por tanto, de que la marca puede no ser sólo una combinación de imágenes y letras, como tal vez fuese en los inicios del marketing, sino también una forma o un simple envase. Este es el caso de las marcas tridimensionales a las que se refiere el apartado D del citado precepto. Y es que cuánto hemos avanzado con todo esto del neuromarketing.
Pero, ¿en qué momento nos encontramos ante una de estas marcas tridimensionales? La jurisprudencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha establecido la necesidad de determinar las marcas en su conjunto, “sin que sea válido ni aceptable la descomposición de las mismas entre los elementos individuales que las pueden integrar”, ya que, de lo contrario, se desvirtuaría la marca tridimensional. A mi parecer, una de las sentencias más ilustrativas de este aspecto es la STS número 1028/2008, de 22 de Noviembre. Pongámonos en antecedentes: todos conocemos el clásico bolígrafo BIC (seguro que muchos de vosotros tenéis uno delante), cuyo nombre registrado es “BIC cristal”. Como se resume en el Fundamento de Derecho Primero de la citada Sentencia, ¨BIC IBÉRICA, S.A. demandó a MONTICHELVO INDUSTRIAL, S.A. porque esta sociedad había puesto en el mercado un bolígrafo idéntico, que producía confusión en el consumidor, que comercializaba con la marca ZAS¨. Lo que el Boletín Oficial de Propiedad Industrial (BOPI) publicó en su momento respecto de BIC cristal fue: “precisamente el distintivo de la marca, en el que se aprecia el conjunto del bolígrafo, incluye no sólo la denominación BIC y el monigote característico de dicha empresa, sino también y sobre todo el conjunto del bolígrafo y la forma, ya que la denominación es prácticamente inapreciable a simple vista”.
En la sentencia objeto de estudio se dice acerca del concepto legal de marca tridimensional que “ya el antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial, de 1929, admitió que una marca pudiese consistir en una representación tridimensional, lo que se consolidó en la ley de Marcas de 1988, aplicable al presente recurso, que mencionaba entre los signos susceptibles de constituir una marca se encontraban “las formas tridimensionales, entre las que se incluyen […] la forma del producto o su presentación”. Por ello, una marca tridimensional consiste en un signo que tiene un volumen. La marca registrada por BIC con el número 1.935.054 tenía estas características”. Asimismo, confirma que resulta obvio que los bolígrafos en cuanto tal son, no solo parecidos, sino casi idénticos siendo a simple vista e incluso observados detenidamente muy difíciles de distinguir, declarando concretamente en su Fallo Tercero que la comercialización del bolígrafo ZAS por parte de la demandada constituye una infracción al derecho de marca tridimensional de la actora y constituye un acto de competencia desleal”.
Al igual que el bolígrafo BIC, es probable que reconozcas otras marcas tridimensionales como la botella de Coca Cola o la caja triangular de Toblerone. En estos casos, estamos ante formas del producto, envoltorio o presentación que como tales gozan de distintividad, ya que en el caso de las formas usuales, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) las admite siempre y cuando lleven un elemento característico. Sobre este tema hay varias sentencias, sobre todo en el ámbito europeo, ya que no es fácil saber cuándo es registrable como marca la que está constituida principalmente por la forma o el envase usual del producto. En este respecto, el caso Freixenet es altamente ilustrativo: nos encontramos con la negativa de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) de registrar como marca dos modelos de botellas (esmerilada blanca y esmerilada negra mate, por si esto os dice algo) porque “el aspecto formal no cumpl[ía] la función de marca, pero la etiqueta sí”. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunció al respecto en la Sentencia de 20 octubre 2011, y dijo que la OAMI erró en no examinar “si las marcas cuyo registro se había solicitado diferían de una manera significativa de la norma o de los usos del sector, hasta el punto de haber adquirido carácter distintivo” y establece que la “jurisprudencia, desarrollada en relación con las marcas tridimensionales constituidas por el aspecto del propio producto, o por el envase de los productos, como son los líquidos, que se comercializan envasados por razones relacionadas con la propia naturaleza del producto también es válida cuando, como ocurre en el presente asunto, la marca cuyo registro se solicita es una marca comprendida en la categoría «otras» y constituida por el aspecto específico de la superficie del envase de un producto líquido”. Así anulaba el TJUE la resolución de la OAMI.
Por lo tanto, la marca tridimensional actualmente recogida en el artículo 4.2.d) de la Ley 17/2001 puede ser tanto un envoltorio como un envase, o simplemente la forma de un producto o su presentación, siendo registrables siempre que no tengan principalmente una finalidad técnica, estética o genérica. En este sentido, la Oficina de Marcas Comunitaria impidió registrar los tan conocidos ladrillos de plástico de Lego porque su forma tridimensional cumple una función técnica (TJUE (Gran Sala), sentencia de 14 septiembre 2010). Estas restricciones a mi parecer son necesarias, ya que no debemos olvidar que el derecho de Marca confiere exclusividad sobre el signo registrado, esto es, un monopolio sobre el mismo, por lo que es lógico que se excluyan aquellas formas tridimensionales que sean comunes (de ahí la exigencia de distintividad de la misma) y las que tengan un valor intrínseco.
En definitiva, si pretendes registrar una marca tridimensional o simplemente saber cuándo estás ante una, lo importante es atender al producto en su conjunto y ver si ese volumen, esa forma, confiere distintividad a la marca en sí (en el caso de BIC, no hace falta que nos fijemos en el logo, prácticamente inapreciable, para saber que estamos ante un BIC Cristal) o si, como en el caso Freixenet, el aspecto difiere de manera significativa de las normas o usos del sector (ya que no se trata de la clásica botella de espumoso).

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